En materia de signos distintivos, México ha tenido que modificar sus disposiciones legales a fin de adecuar su protección a las necesidades de los usos, mercado, publicidad, tendencias y la globalización, reforzando la protección y sus alcances a través de la reforma y adición de diversos supuestos inmersos en las leyes aplicables.
En este sentido, mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de mayo de 2018 se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, dentro de las cuales se incluyó la obligación de declarar el uso efectivo de signos distintivos (marcas, nombres comerciales y avisos comerciales).
De esta forma, la Declaración de Uso efectivo se incluye con la adición de un segundo y tercer párrafos al artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, entrando en vigor 60 días hábiles posteriores a la publicación, esto es el 10 de agosto de 2018, el cual establece:
Artículo 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.
El titular de una marca deberá declarar ante el Instituto, acompañando el pago de la tarifa correspondiente el uso real y efectivo de la marca.
Dicha declaración se deberá presentar durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.
Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho.
En virtud de lo anterior, la obligación de declarar el uso comenzó para las marcas, avisos comerciales y efectos de publicación de nombre comercial, concedidas a partir del 10 de agosto de 2018 a la fecha, de lo contrario serán caducas de pleno derecho, esto es, que no mediará declaración administrativa de la autoridad administrativa, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Se precisa que la obligación de los titulares de signos distintivos comienza a partir de la concesión de su registro y de los efectos de la publicación en el caso de los Nombres Comerciales, y el supuesto se actualiza transcurridos 3 años calendario (10 de agosto de 2021), siendo necesario la presentación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del Formato respectivo con el pago de derechos correspondiente, a partir del vencimiento de los tres años y por tres meses posteriores, no pudiendo presentarse con antelación al tercer año.
Con la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial el 7 de noviembre de 2020, dicha obligatoriedad persiste en el artículo 233, de tal forma que a partir del día 10 de agosto de 2021, al cumplirse los 3 años de haberse concedido un signo distintivo, el titular tiene la obligación de presentar el Formato de Declaración de uso efectivo de marca para tener por cumplida dicha obligación y que su registro no sea caduco.
Dicha obligación desde un punto de vista práctico representa la oportunidad de una depuración de aquellos signos que fueron registrados pero que nunca fueron usados en un tiempo considerable y que constituían una limitante a aquellos usuarios que si usaban una denominación igual o semejante de manera regular para productos o servicios para obtener una protección efectiva por la subsistencia anterior.
También permite quitarle carga de trabajo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la sustanciación y resolución de procedimientos contenciosos de caducidad, procedimientos que si bien son impulsados por el solicitante de marca cuya existencia de anterioridad es limitante en el otorgamiento del mismo, en la mayoría de los casos, los costos administrativos consistentes en la sustanciación de procedimientos administrativos a cargo del Instituto se ven mermados debido al cumplimiento de los plazos de ley procesales.
Cabe mencionar que los registros de marcas, avisos comerciales y los efectos de publicación de los nombres comerciales, concedidos con anterioridad al 10 de agosto de 2021 tienen como obligación de declarar del uso real y efectivo a partir del trámite de renovación, exceptuando la obligación de presentar la declaración de uso real y efectivo, prevista en su artículo 233, esto de conformidad con el artículo DÉCIMO PRIMERO Transitorio de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
En este sentido, no hay signo distintivo que se escape de cumplir con la obligación de declarar el uso efectivo, pues tal y como se ha señalado a lo largo de este texto, existen tres momentos bajo los cuales los titulares deben acudir a realizar su trámite, siendo estos: ya sea por haberse concedido el registro durante la vigencia de la Ley de la Propiedad Industrial a partir del 10 de agosto de 2018; por los signos distintivos concedidos bajo la protección de la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, o bien, durante la renovación de registro y publicación si estos fueron concedidos con anterioridad al 10 de agosto de 2018.
Cabe mencionar que esta obligación no es ajena en México ya que la Declaración de Uso efectivo de Signo Distintivo se encontraba regulada en la Ley de Invenciones y Marcas vigente en México del 11 de febrero de 1976 al 27 de junio de 1991, con la entrada en vigor la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, a través de los artículos 117 y 118, respectivamente, los cuales disponían:
ARTICULO 117. El titular de una marca deberá demostrar a satisfacción de la Secretaría de Industria y Comercio, el uso efectivo de la misma, cuando menos en alguna de las clases en que se encuentre registrada, dentro de los tres años siguientes a su registro. De no demostrarlo, se considerará extinguido de pleno derecho el registro correspondiente.
ARTICULO 118. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por uso efectivo la marca, la comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva, explotación comercial, a juicio de la Secretaría de Industria y Comercio.
Si eres beneficiario de la protección de un signo distintivo y no sabes bajo que supuesto te encuentras y sobre todo no sabes a partir de qué momento te encuentras obligado a realizar el trámite de Declaración de uso de marca, acude a I-MOSS Abogados, donde te asesoraremos acerca de la situación actual de tu signo y en su caso realizamos tu trámite ante la Dependencia gubernamental correspondiente.
